知识产权尽职调查规定

知识产权尽职调查规定

一 目的

为加强公司在投融资、企业重组等活动中的知识产权管理，以便通过相关信息发现问题和潜在风险，现就尽职调查中的知识产权进行要求，特制订该规定。 二 范围

适用于公司投融资、企业重组活动中专利、著作权、商标、技术秘密等所有知识产权的管理 三 职责

知识产权办公室负责尽职调查中知识产权方面的管理工作。 四 内容

4.1 尽职调查的程序

4.1.1 在公司投融资活动前，应对相关知识产权开展尽职调查，进行风险和价值评估。

4.1.2 企业合并或并购前，应开展知识产权尽职调查，根据合并或并购的目的设定对目标企业知识产权状况的调查内容，由于某些知识产权，比如技术秘密，有其特殊性和保密性，一旦向第三方公开就有可能失去其经济价值，所以需与调查方签订保密协议。

4.1.3 公司出售或剥离资产前，应对相关知识产权开展调查和评估。 4.1.4 公司应该与律师、专利代理人等专业人士制定技术秘密公开的日程表，以便商讨如何有步骤、有主次地逐步公开，避免造成无法弥补的损失。

4.1.5 公司应事先与掌握核心技术的技术研发人员进行充分的沟通，让这些技术人员了解尽职调查的目的，减少技术和人才可能流失

的风险。

4.1.6 在解决了上述问题后，商定活动过程中的基本法律框架和财税策略，签订意向书，并开始进入尽职调查阶段。

4.1.7 尽职调查需组织好的专业团队，保证尽职调查的高效、全面和专业，确保尽职调查活动顺利开展。

4.1.8 制作资料清单，向对方索取相关的书面资料。 4.2 知识产权尽职调查一般需要以下主要书面材料

4.2.1 企业的基本信息，包括经营范围、商业运作模式、主要产品， 4.2.2 企业知识产权登记清单，包括本企业所有、与共有人共同所有及本企业只具有使用权的专利、外观设计、实用新型、商标、软件等，以及相关的权利证书和使用许可证、合同等文件。

4.2.3 正在申请的知识产权清单：使用许可合同、共同技术开发合同、委托合同、权利转让合同等。

4.2.4 过去或现在发生的知识产权诉讼、仲裁情况说明、判决书以及行政机关的处罚通知。

4.2.5 企业内部管理规章制度：关于职务发明的规章制度，关于商业秘密保护的规章制度，

与知识产权相关的股东会（大会）决议、董事会决议、重要的会议记录

4.2.6 聘请的律师事务所、知识产权代理机构等知识产权顾问单位的名单及相关的委托合同。 4.3 资料审核

4.3.1 在收到以上的书面资料后，由律师对这些资料进行书面审核，以便掌握对方大致的经营状况、商业模式、主要产品、市场销售等情

况；并对这些知识产权在企业经营中所起到的作用和对公司利润的贡献度做出一个概略性的判断。同时，为了确保这些信息的准确性、完整性和及时性，还可以事先通过比如网络、媒体、行业协会、专利局、商标局等相关的行政部门对资料进行查询、核实。通过这些初步调查，可以提前发现可能存在的问题和风险，并对书面材料没有反映出来的疑点加以总结，以便今后到对方企业实地调查时有的放矢，提高工作效率。 4.4 实地调查

律师等专业人员在经过书面材料的审核后，便可以安排到对方的经营生产场所进行实地调查。实地调查的目的，除了对书面材料所记录信息进行证实以外，还包括对所有知识产权的现状、保管方法、实际使用情况等各方面进行勘验。同时还需要通过向企业管理人员、科技研发人员的询问和解答疑问来收集、补充书面材料无法或没有反映出来的信息。 4.5分析报告

实地调查后，根据调查所收集来的材料，进行分析和总结，并以书面形式呈报给对方。在书面报告中除了应该阐明对方的知识产权现状、存在的问题、潜在的风险等情况以外，也可以提供一些专业意见和解决方案，以便对方对是否继续投融资和重组以及事后如何调整经营战略进行一个比较全面的评估和判断。 4.6 调查时间

关于尽职调查的时间点，一般是在意向书签订后至正式签订收购协议之前进行。由于涉及到知识产权这种特殊的无形资产，所以往往可以先进行第一阶段调查，而后由双方商讨是否继续实施投融资或重组，

如果决定继续，则可以在签订正式协议之前再进行第二阶段更为细致、深入的尽职调查。实际操作中，如果在签订正式协议之前没有充足的时间做第二次尽职调查的话，则可以在协议中加入价格调整的条款，允许对方在签订正式协议后再进行第二次尽职调查，并有权以二次的尽职调查结果为参照，对重组或投融资价格进行适当的调整。 4.7 调查重点 4.7.1 权利的确定

4.7.1.1 特别是对诸如专利权、商标权等权属关系的审查，其中不但包括权利证书上的登记状况、权属关系（有无共有人、担保、授予第三人许可使用权等）的确认，还需要调查权力的期限、可能发生无效、被取消的风险、有无第三人侵权、权利被保护的范围、企业如果还有多项准备申请的发明、商标时还需审查相关的信息。

4.7.1.2与第三人合作开发的专利及员工的职务行为，合同条款有没有可能因为在行使权利的时候出现可能的纠纷，权力行使有没有设置了条款。如果被收购方的知识产权是被许可使用他利的情况，则要重点查看许可合同中被许可的权力范围、使用费支付条件等条款。另外，还需要提防权利人如果出现破产或将相关权利转让给第三人时无法行使权力的情况出现。 4.7.2 或有债务

4.7.2.1 知识产权可能会给权利人带来一些或有债务的发生。如果对方产品有出口的话，应该特别调查所有出口国的法制环境，研究在国外侵害第三人正当权利或被要求损害赔偿的可能性。

4.7.2.2 对于新《专利法》第六条、第规定的职务发明、共同发明、委托发明等特殊情况下的实施专利时的专利使用费，也必须了解

相关的合同条款，以免将来需要由对方支付巨额的专利使用费。 4.7.3 合同风险

对方与第三方签订的与知识产权相关的包括授权许可合同、共同开发合同、委托开发合同等合同中，有没有对对方不利的条款、重组或投融资行为对合同会产生什么影响，合同中关于权利义务继承的条款都需要认真研究。如：有的合同规定，由于权利人的变化合同即时解除或相关条件随即发生变更，遇到这种情况就需要考虑是否应该事先与合同相对方进行沟通以争取对方的书面同意。

4.7.4 投融资或重组最终无法实现时商业秘密泄露的风险 在企业投融资或重组活动中，经常会出现对方在进行了一系列尽职调查后，发现许多无法解决的问题而放弃收购。在这种情况下，公司内部的技术秘密就有可能已经被对方获取，并且这种获取是合法的。如果对方是同行业的竞争对手，就需要研究并规划披露知识产权及相关技术秘密的时机；更不能忽视与对方签订保密协议。 4.7.5知识产权尽职调查的局限性

特别是专利类的知识产权，比如发明，即使在调查期间是有效的，也会因新技术的发展失去其新颖性和创造性而被判定无效。所以在决定时，应该有选择性地挑选生命力较强的专利作为收购目标。而对于律师来说，也必须事先提醒尽职调查的局限性。